2019년 특허법 제128조 제5항의 개정으로 인한 ‘실시료(royalty)’ 산정방법의 변화 여부

우리 특허법 제128조가 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정의 방법들을 제시하며, 특히 동조 제5항은 ‘실시료(royalty)’에 근거한 산정방법을 제시한다. 2019년 그 제5항의 개정을 통해 기존의 ‘통상적’ 실시료라는 용어가 ‘합리적’ 실시료라는 용어로 변경되었는데, 실무적으로 실시료 산정 법리에 실체적인 변화가 있는 것인지에 대한 의구심이 있다. 그런 견지에서 이 글은 그 변경의 의미를 탐구하는 것에 중점을 둔다. 새로운 규정의 개정안을 발의한 원혜영 의원의 의도, 국회 수석전문위원의 검토보고서, 특허청의 의견, 대법원의 2003다15006 판결, 미국의 상응 법리의 변천, 일본의 상응 규정의 변화를 종합하면, 2019년 특허법 제128조 제5항의 개정의 내용 및 시사점을 다음과 같이 요약할 수 있다: ① 2019년 개정이 제5항(실시료)에 의한 손해배상액 산정의 금액이 높아지는 것을 목표로 하는 점, ② 해당 기술분야에서의 일반적(통상적) 실시료(율)에 지나치게 의존하던 법리에서 벗어나는 것을 목표로 하는 점, ③ 대상 특허발명의 개별적, 구체적 가치가 더 중요해지는 점, ④ 미국에서는 합리적 실시료 산정 법리가 오래전부터 도입되어 실무적으로 활발히 활용되고 있다는 점을 고려할 때 미국의 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정법리가 우리나라 법원 실무에 개정 전보다는 더 큰 영향을 미칠 것이라는 점이다. 그런 점에서 미국의 합리적 실시료 산정법리를 연구할 필요가 높아졌으며, 그 후속 연구를 다짐한다. In 2019, Korea Patent Act Article 128(5) has been amended, which ‘usual’ was substituted by ‘reasonable.’ Thus, this paper seeks to find the implied meaning of the amendment. After scrutinizing a legislation history of the amendment, the opinion of KIPO, 2003da15006 decision of the Korea Supreme Court, transition history of the U.S. reasonable royalty jurisprudence and revision of the corresponding article of Japan Patent Act, this paper summarizes the intent of the amendment of the provision as follows: (1) the purpose is to increase reasonable royalty damages for patent infringement, (2) it aims to avoid a usual practice in heavily depending on industry-wide average royalty rate to the related invention when evaluating value of the invention in suit, (3) it is to have the courts consider individual and specific value of the patent in suit as more important, (4) it is to more actively accept the U.S. reasonable royalty damages theory to improve the current law of Korea. Given that intent, this paper asserts it would be necessary to deeply study the methodology of calculating reasonable royalty damages under the U.S. jurisprudence. This author will try to publish a paper on the U.S. jurisprudence in the near future.