선택발명의 진보성 판단에 일반발명 법리 개입의 필요성에 관하여 -특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결을 중심으로

선택발명의 특허요건은 선택하는 행위의 기술적 가치를 긍정하여 특허성을 인정하는 특수성과 선행특허와의 권리범위 중복 문제에 근거하여 엄격하게 판단된다. 진보성 판단에 있어 명세서상 발명의 효과의 엄격한 기재를 요구하는 것이다. 최근 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결은 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시가 있는 경우이거나, 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우 명세서 기재요건이 완화될 수 있음을 판시하였다. 본 논문에서는 선택발명의 엄격한 특허요건이 완화되는 경우가 있어야 함을 주장하며, 구체적으로 선택발명의 진보성 판단에 일반발명의 진보성 판단법리가 개입되는 경우를 제시한다. 선행문헌에 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우 일반발명의 진보성 판단법리가 개입되어야 하며 그 판단은 출원 시 통상의 기술자의 수준을 바탕으로 이루어져야 한다. 대상판결은 선행문헌에 부정적 교시가 있는 경우에도 일반발명의 법리가 개입되어야 한다고 판시하였으나 이는 타당하지 않다. A recent patent court decision 2018Hu2717 dated March 29, 2019 ruled that the written description requirement may be mitigated if there is a negative teaching that excludes patent invention from a prior art, or if the prior art does not generalize to the genus of prior invention and thus expand to the subgenus of patent invention. This paper argues that there should be cases where strict patent requirements of selection invention are mitigated, and specifically puts forward cases where the inventive step judgement of general invention is involved in determining the inventive step of selection invention. If the prior art does not disclose content that can be extended from the genus to the subgenus, then the inventive step judgment of the general invention shall be involved and the judgment shall be based on the level of Person having ordinary skill in the arts at the time of application. The target decision of the court indicated that the principle of general invention should be involved even if there is negative teaching in the prior art, but this is not reasonable.