모인출원시의 특허권 이전청구 및 특허무효소송의 제 문제

모인특허에 대한 정당한 권리자의 보호를 위한 제도로는 특허법 제35조에 의한 무효심판만이 있었으나, 2016.2.29. 특허법 개정에 의해 특허법 제99조의2의 특허권의 이전청구제도가 신설되었다. 그런데 실제 이 소송을 제기하려면 관할, 소송 중 권리보존을 위한 처분금지 가처분 신청의 필요성 등 여러 고려할 사항들이 있다. 가령 특허권 이전청구 소송 중 특허권이 소멸하거나 이전하게 되면 소가 각하될 가능성이 있어 원고에게 매우 불리해지므로 소송의 제기와 함께 특허권의 이전이나 말소를 금지하는 처분금지 가처분을 제기하는 것이 바람직하다. 그런데 이러한 특허권 이전청구 소송의 가처분, 특히 그 항고사건은 아직 관할집중의 대상이 아니므로 입법으로 해결이 필요하다. 한편 특허권 이전청구 소송에 의해 이전된 특허권은 등록일의 소급효도 갖는데 비해, 특허법 제35조의 무효심판 청구시 정당한 권리자는 특허권을 확보하더라도 등록일을 소급받지 못하므로 특허권 침해에 대한 손해배상 범위에 있어서 상대적으로 매우 불리해지는 점에 유의할 필요가 있다. 또한 공동출원자 중 1인이 무단으로 출원한 경우에 이전청구 소송을 통해서는 지분의 이전을 청구할 수 있지만, 무효심판을 통해서 그 지분만을 무효로 하는 것은 불가능하다. 반면 특허법 제35조의 무효심판은 법원이 아니라 특허심판원에서 진행이 가능하고, 권리 소멸 후에도 신청이 가능하며, 심결 확정 후 청구범위를 재작성하는 기회를 갖는 점 등의 장점도 가지므로 모인특허에 대한 구제수단 선택시에는 이러한 차이점을 고려할 것이 요구된다. 한편 특허법 제35조에 의해 등록된 특허권에 대한 소급효를 부여하는 것을 향후 입법상 검토할 필요가 있다고 보인다. This is a comparative study on various aspects of the Patent Act, Article 35, “Patents Granted to Unentitled Persons and Protection of Legitimate Right-Holders,” and Article 99-2, “Claim for Transfer of Patents,” both of which are aimed at protecting legitimate right-holder(s) against unentitled persons who are granted patents. Although both articles have similar purposes, they differ in several aspects, particularly concerning the retroactive effects of recovered patent(s). Several precautions should be considered when choosing one of the remedies for protecting the legitimate right-holder(s) or recovering the patent(s). For instance, if a patent right expires or is transferred during an action to claim the transfer of a patent, it can be highly disadvantageous to the plaintiff, possibly leading to dismissal of the claim. Therefore, filing a provisional injunction prohibiting the transfer or cancellation of patent rights, along with filing a legal action, is desirable. Furthermore, patent rights transferred through a claim for the transfer of a patent take effect retroactively from the registration date, although not in an invalidation trial. Consequently, the scope of damages from patent infringement in an invalidation trial becomes relatively disadvantageous. If one of the joint applicants makes an unauthorized application, the transfer of share ownership through a transfer claim is possible. However, invalidating only the shares through an invalidation trial is impossible. On the other hand, an invalidation trial can be conducted not by the court but by the “Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB)”, with the advantage o